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Supreme vs. Supreme: la lucha por las falsificaciones legales llega a España

La estadounidense Supreme ha logrado una primera victoria al conseguir que la Audiencia Provincial de Barcelona haya dictado medidas cautelares contra su imitador en España, Supreme Spain.

España pierde cada año 6.700 millones de euros por las falsificaciones en sectores como el de la cosmética, los artículos deportivos, las bebidas espirituosas, los productos farmacéuticos o los teléfonos inteligentes, entre otros. El mundo del comercio siempre ha tenido que enfrentarse a este tipo de lacra. Sin embargo, ahora, las compañías deben luchar contra un adversario más complicado: el legal fake, un fenómeno en el que un tercero se adelanta al registro de marca de la enseña original y comercializa productos con sus logotipos de forma legal.

Una de las grandes víctimas de este nuevo procedimiento es la marca de streetware estadounidense Supreme New York, propiedad de la compañía Chapter 4. De hecho, la empresa lleva cerca de una década luchando contra estas falsificaciones legales y ya ha cosechado importantes victorias en Reino Unido, Benelux, Francia o Italia.

Este conflicto también ha llegado a España, donde la empresa Elechim Sports (propiedad de IBF) registró la marca Supreme Spain, aprovechando que Chapter 4 no había pedido la inscripción. La estadounidense arrancó entonces una batalla legal para impedir la comercialización de productos de Supreme Spain en nuestro territorio -en tiendas físicas como las que tiene en Ibiza, Barcelona, Formentera, Málaga, Madrid y Palma de Mallorca- y a través de su página web.

Medidas cautelares
Pues bien, tras un primer varapalo judicial -el juzgado de lo mercantil nº2 de Barcelona no autorizó las medidas cautelares solicitadas por Supreme New York-, ahora la sección 15 de la Audiencia Provincial (AP) de Barcelona ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Chapter 4 y ha aceptado imponer medidas cautelares contra Elechim Sports, «acordando el cese provisional por la demandada en la promoción y venta de productos identificados con los signos Supreme o Supreme Spain, o cualesquiera otros signos que incluyan el término Supreme, tanto se lleve a cabo la comercialización en tiendas físicas u online», describe el auto al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Pero, ¿por qué estos dos órganos han tomado decisiones totalmente opuestas? «A pesar de las pruebas, el juzgado de lo mercantil no entendió que Supreme New York fuera una marca notoria en España. Por el contrario, los estudios y análisis de mercado sí han convencido a la sección 15 de la AP de Barcelona. Este tribunal entiende que, aunque la empresa estadounidense no cuente con espacios de venta físicos, es una marca notoriamente conocida por su importante presencia y actividad en el mundo digital», explican fuentes legales.

Efectivamente, el documento de la AP destaca que «la notoriedad de la marca Supreme en Estados Unidos y en otros países, va acompañada de un notable prestigio, que se manifiesta con los acuerdos de colaboración alcanzados con otras marcas muy valiosas como Louis Vuitton, Nike, Chanel, Rolex o Lacoste. Por otro lado, la presencia de la marca Supreme en los medios de comunicación es muy destacada».

La Audiencia Provincial añade que el juzgado de lo mercantil realizó su análisis basándose en el volumen de ventas de la marca en España, pero que éste no debería haber sido el único criterio. «Cabe concebir marcas notorias en España sin un uso efectivo en nuestro país. En el caso de Supreme, además, que se comercializa por medio de Internet y utilizando para su promoción comercial de forma primordial las redes sociales, la magnitud de las ventas ocupa un segundo lugar, pues su comercialización se caracteriza por una oferta limitada y selectiva por un periodo corto de tiempo», destaca el documento de la Audiencia de Barcelona.

Notoriedad
El auto concluye estimando que «el demandante -Chapter 4- es titular de la marca notoria y no registrada Supreme que distingue ropa de skate, que prevalece sobre la marca española número 3.661.526 Supreme Spain, al haber alcanzado notoriedad antes de que ésta fuera solicitada en abril de 2017».

Para los expertos en propiedad intelectual, este caso pone de manifiesto a la vez una fragilidad y una fortaleza de nuestra normativa de marcas: «La fragilidad es que en los procedimientos de oposición al registro de marcas no se pueda invocar la mala fe del solicitante del registro, y ésta solo se pueda invocar, una vez otorgado el registro, en las acciones de impugnación judicial de la marca. En cuanto a la fortaleza, hay que destacar que, aunque el registro de marca otorga la posibilidad de activar mecanismos más eficaces y contundentes de defensa de la misma, no tenerla registrada no deja legalmente desprotegida a una empresa si esta demuestra que fue la primera en utilizarla y que un porcentaje relevante de los consumidores del tipo de productos en los que se usa conoce su existencia aunque no la compre».

El auto concede una especie de razón provisional a Chapter 4 al indicar que «el juicio provisional e indiciario es favorable a la pretensión de la demandante, dado que Elechim promociona y comercializa los mismos productos con signos que contienen Supreme o Supreme Spain, tanto en la forma en la que está registrada (el término en negro sobre un recuadro amarillo) como en la forma en que es usada y tiene registrada Chapter 4 en distintos países extranjeros (con letras blancas sobre fondo rojo)».

Sentar un Precedente
Desde la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), que aparece citada en el auto por haber emitido un certificado el 5 de julio de 2018 en el que señalaba que Supreme era una marca notoriamente conocida en España, entienden que lo que aparece estipulado en el documento de la AP de Barcelona sienta un precedente decisivo en la lucha contra las empresas que se presentan como falsificadores legales. «No sólo confirma una vez más, de forma legítima, a Supreme como titular de su marca en una parte muy importante del mercado europeo, sino que envía una señal clara desde Europa al resto del mundo de que no existen las denominadas ‘legal fakes’, de que las falsificaciones son siempre ilegales y que no deben ser, ni serán toleradas», explica José Antonio Moreno, director general de Andema.

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